Sommario 

Premessa 

1. Le invenzioni industriali e il brevetto 

2. Le invenzioni del lavoratore dipendente 

2.1 La determinazione dell’equo premio  

3. Le invenzioni del lavoratore autonomo e del lavoratore parasubordinato 

4. Tutela del lavoratore/inventore 

Premessa 

Quando un lavoratore svolge attività inventiva, nell’ambito della propria prestazione lavorativa o  comunque in relazione ad essa, può essere necessario stabilire se ed entro quali limiti il datore di  lavoro vanti diritti sull’invenzione del proprio dipendente e quali diritti sono invece riconosciuti  all’inventore. 

Prima di esaminare la tutela del lavoratore in relazione alle sue invenzioni, è opportuno soffermarsi  brevemente sulla disciplina delle invenzioni industriali. 

1. Le invenzioni industriali e il brevetto 

In base all’art. 2585 c.c., sono invenzioni industriali “le nuove invenzioni atte ad avere  un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina,  uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e  l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali”. 

La tutela delle invenzioni industriali è garantita mediante il riconoscimento di un complesso di poteri  e facoltà che prende il nome di proprietà industriale, il cui contenuto varia a seconda della creazione  da tutelare. Infatti, oggetto dei diritti di proprietà industriale non sono solo le invenzioni poc’anzi  menzionate, ma anche, in base all’art. 1 del D. Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale),  “marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli,  invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove  varietà vegetali”. 

Con particolare riferimento alle invenzioni, i diritti di proprietà industriale non si acquistano con la  semplice realizzazione dell’invenzione, ma mediante la brevettazione (art. 2, commi 1 e 2, D. Lgs.  30/2005). Con il brevetto l’imprenditore ha la facoltà di utilizzare in via esclusiva l’invenzione per  tutta la durata del brevetto, indipendentemente dalla conoscenza altrui dell’invenzione. Trascorso il  tempo di efficacia del brevetto, l’invenzione diviene liberamente utilizzabile ed è in tal modo  acquisita al patrimonio collettivo1. 

Ai fini della brevettazione (artt. 45 ss., D. Lgs. 30/2005), l’invenzione deve innanzitutto essere nuova,  cioè non compresa nello stato della tecnica e non ancora divulgata. L’eventuale divulgazione non osta  alla brevettazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del  suo dante causa. Non impedisce la brevettazione neppure la divulgazione avvenuta in esposizioni  ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni  internazionali (Parigi, 22 novembre 1928).  

L’invenzione brevettabile, inoltre, deve implicare un’attività inventiva, la quale si riscontra “se, per  una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica” (art. 48,  D. Lgs. 30/2005); deve, ovviamente, essere atta ad avere un’applicazione industriale, requisito  soddisfatto quando “il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria,  compresa quella agricola” (art. 49, D. Lgs. 30/2005). 

Infine, l’invenzione deve essere lecita, cioè la sua attuazione non deve essere contraria all’ordine  pubblico o al buon costume (art. 50, D. Lgs. 30/2005).  

Anche nella proprietà industriale, come nel diritto d’autore, si possono distinguere il profilo morale  e quello patrimoniale.  

Il diritto morale è il diritto al riconoscimento della paternità dell’invenzione, secondo quanto  previsto dall’art. 62 del D. Lgs. 30/2005. Esso è incedibile e imprescrittibile. Il diritto patrimoniale consiste nel potere di utilizzare in via esclusiva l’invenzione e di trarne profitto, nonché di vietarne  ai terzi la riproduzione e l’utilizzo. I diritti patrimoniali sull’invenzione sono alienabili (art. 63, D.  Lgs. 30/2005). Questo insieme di poteri, è quindi riservato al soggetto che ha brevettato o acquistato  il brevetto, per esempio mediante un contratto di licenza.  

Viceversa, il diritto di chiedere la brevettazione spetta all’inventore o a chi ha acquistato l’invenzione. 

2. Le invenzioni del lavoratore dipendente 

La disciplina delle invenzioni del lavoratore era contenuta, in origine, nel R. D. n. 1127/1939 (Testo  delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), in particolare, nell’art.  23, comma 2, ai sensi del quale: “Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso  dell’attività inventiva, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di  un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di  lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio,  per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione”. 

A tale disposizione rinviava l’art. 2590 del Codice civile entrato in vigore nel 1942. Tale norma  riconosce il diritto del prestatore di lavoro a essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello  svolgimento della prestazione lavorativa. 

A seguito dell’abrogazione del R.D. 1127/1939, la disciplina delle invenzioni del lavoratore  dipendente è oggi contenuta, oltre che nella richiamata norma codicistica, negli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 30/2005. In base alla nuova normativa, analogamente a quella previgente, i diritti del lavoratore  sulla propria invenzione variano a seconda della tipologia di invenzione. Si distinguono, infatti: 

− le invenzioni di servizio, ossia quelle realizzate “nell’esecuzione o nell’adempimento di un  contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come  oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita” (art. 64, comma 1, D. Lgs.  30/2005). Per questo tipo di invenzioni lo sfruttamento economico (diritti patrimoniali)  spetta esclusivamente al datore di lavoro, mentre il lavoratore/inventore ha diritto ad essere  riconosciuto come autore dell’invenzione (diritto morale); 

− le invenzioni d’azienda, ovvero quelle realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro nel  quale l’attività inventiva non è assunta come oggetto del contratto e, conseguentemente,  non è a tal fine retribuita. In tal caso, ai sensi dell’art. 64, comma 2, D. Lgs. 30/2005, i diritti  derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo  sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta un equo premio qualora il datore  di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di  segretezza industriale;

− le invenzioni occasionali, che sono realizzate al di fuori dell’esecuzione di un rapporto di  lavoro ma mediante l’utilizzo dei beni aziendali. I diritti patrimoniali su queste invenzioni  spettano al lavoratore/inventore, ma il datore di lavoro ha un diritto di opzione per l’uso,  esclusivo o non esclusivo dell’invenzione nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per  la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione all’inventore del canone o  del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che questi abbia  comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione (art. 64, comma 3, D.  Lgs. 30/2005). 

Ai sensi dell’art. 65, D. Lgs. 30/2005, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università  o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca,  il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui  è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette  ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti  in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà  comunicazione all’amministrazione. 

Le università e le pubbliche amministrazioni stabiliscono, nella loro autonomia, l’importo massimo  del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione. In ogni caso, l’inventore ha diritto a  non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. 

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa  non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti  dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento  dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare 

l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto  spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore. 

2.1 La determinazione dell’equo premio  

Come detto, quando l’invenzione è realizzata nell’ambito di un rapporto di lavoro che non prevede  l’attività inventiva come oggetto del contratto, il lavoratore/inventore ha diritto a vedersi riconosciuta  la paternità dell’invenzione e a ricevere un equo premio, poiché la realizzazione dell’invenzione esula  dal contenuto tipico della prestazione lavorativa.  

L’art. 23 del R.D. 1127/1939 non forniva criteri specifici per la quantificazione del premio spettante  al lavoratore, ma si limitava a prevedere che la sua determinazione dovesse avvenire tenendo conto “dell’importanza dell’opera”. Anche l’art. 64 del D. Lgs. 30/2005 fa riferimento all’importanza  dell’opera nella determinazione del premio, ma indica, quali ulteriori elementi di riferimento, le  mansioni svolte, la retribuzione percepita dall’inventore, il contributo che questi ha ricevuto  dall’organizzazione del datore di lavoro. 

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, valido anche a seguito della riforma del 2005,  condizione per l’esigibilità del premio è «la brevettazione e non la mera brevettabilità» (v. Cass.,  13/4/1991, n. 3991; Cass. 20/11/2017, n.27500; Cass. 06/12/2019, n.31937; Cass. 20/01/2020, n.  1111). Ciò, perché i “diritti derivanti dall’invenzione” – che in base sia all’art. 23 del R.D. 1127/1939  sia all’art. 64 del D. Lgs. 30/2005 spettano al datore di lavoro – si deve ragionevolmente ritenere  siano «quelli di sfruttamento patrimoniale in regime di esclusiva nel territorio dello Stato […] che  vengono a costituirsi solo al compimento del procedimento di brevettazione» (Cass. n. 1111/2020,  cit.).

Pertanto, il lavoratore/inventore ha diritto all’equo premio quando la sua invenzione, realizzata  nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego,  viene sfruttata economicamente dal datore di lavoro mediante il brevetto, perché solo in questo  modo il datore di lavoro diviene unico titolare del diritto di sfruttare l’invenzione, diritto sottratto al  lavoratore/inventore, al quale, per compensare tale perdita, viene riconosciuto l’equo premio.  

Sia sotto la vigenza del testo normativo del 1939 sia sotto la vigenza di quello attuale, la  giurisprudenza ha spesso utilizzato, nella quantificazione dell’equo premio riconosciuto al lavoratore,  la c.d. formula tedesca, così chiamata perché adottata dal Ministero federale del Lavoro della  Repubblica tedesca sin dal 20 luglio 1959. Il calcolo del premio secondo questa formula è basato  principalmente sul valore dell’invenzione e consiste nella seguente operazione matematica:  

equo premio = valore economico (V) x fattore proporzionale (P) 

dove il valore economico consiste nel vantaggio economico maturato dall’impresa per il fatto di poter  beneficiare in esclusiva dell’invenzione brevettabile conseguita dal dipendente, il fattore  proporzionale misura l’apporto inventivo del dipendente e l’apporto dell’impresa datrice di lavoro al  conseguimento dell’invenzione. Gli elementi che determinano il fattore proporzionale sono: posizione  del problema, soluzione del problema, mansioni svolte e posizione occupata. I valori attribuiti a  ciascuno vengono sommati e poi convertiti in percentuale2. 

Circa l’utilizzo di questa formula, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che i parametri da  utilizzare non possono essere esclusivamente economici, ma occorre tener conto di «numerosi  correttivi volti a determinare adeguatamente […] l’importanza delle invenzioni, analiticamente  valutate, e considerando il valore delle stesse sotto diversi profili comunque a prescindere  dall’utilizzo concreto» (Cass. n. 1111/2020, cit.). In particolare, secondo la Suprema Corte, «per  determinare le potenzialità di sfruttamento economico dell’invenzione, occorre ricorrere ad una  valutazione equitativa in funzione correttiva, discostandosi dal c.d. “metodo tedesco”, onde evitare  il risultato di una quantificazione parametrata sul solo valore commerciale dell’invenzione» (Cass.  n. 111/2020, cit.; Cass. 27/02/2001 n. 2849; Cass. 02/04/1990 n. 2646).  

Pur applicando il criterio della formula tedesca, dunque, la giurisprudenza ha privilegiato una  determinazione dell’equo premio basata non tanto sul valore commerciale dell’invenzione, ma  sulle sue potenzialità di sfruttamento economico, anche prescindendo dal suo concreto utilizzo.  Infatti, la circostanza che il datore di lavoro non utilizzi, come pure potrebbe, l’invenzione brevettata,  non attenua di per sé l’importanza dell’invenzione. 

3. Le invenzioni del lavoratore autonomo e del lavoratore parasubordinato 

Sebbene la disciplina di cui all’art. 64 del D. Lgs. 30/2005 presupponga la sussistenza di un rapporto  di lavoro subordinato, la giurisprudenza ha rilevato – con riferimento all’art. 23 del R.D. 1127/1939  ma le medesime conclusioni valgono per la normativa vigente – la possibilità di estendere dette regole  alle invenzioni realizzate dal lavoratore autonomo. Di conseguenza, «deve ammettersi, che i diritti  patrimoniali derivanti dall’invenzione nascano direttamente (anche) in capo al committente che  abbia commissionato l’invenzione ad un lavoratore autonomo» anche in considerazione del principio  per il quale il committente acquista direttamente l’opera commissionata a titolo originario (cfr. Trib.  Bologna, 29/12/2010).  

Quanto ai diritti riconosciuti all’inventore, se il contratto tra il committente e il lavoratore autonomo  ha ad oggetto un’attività inventiva, il corrispettivo per l’invenzione coincide con il compenso per la  prestazione pattuita e non sarà esigibile alcun equo premio. L’opera realizzata, quindi, è paragonabile  all’invenzione di servizio di cui all’art. 64, comma 1, D. Lgs. 30/2005. 

L’equo premio non è neppure esigibile, secondo la giurisprudenza, da parte del lavoratore  parasubordinato che abbia realizzato l’invenzione. Occorre premettere, infatti, che la categoria dei  rapporti di parasubordinazione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. ha rilievo ai soli fini processuali, il che  comporta che non sono estesi a tali lavoratori tutti gli istituti sostanziali propri del rapporto di lavoro  subordinato, salvo i casi di diversa previsione espressa di legge (v. ex multis, Cass. Cass. 12/041/1985,  n. 2433; Cass. 03/04/1996, n.3089).  

Poiché non vi è una previsione normativa, che disponga l’applicazione dell’art. 64 c.p.i. ai rapporti di  collaborazione coordinata e continuativa e, in generale, ai rapporti di parasubordinazione, ne  consegue che l’equo premio ex art. 64, comma 2, D. Lgs. 30/2005 non può essere riconosciuto  all’inventore assunto nell’ambito di simili rapporti (v. Trib. Bologna, 30/01/2020, n. 215). Ciò non  esclude, tuttavia, che nel relativo contratto le parti possano prevedere un compenso per l’attività  inventiva del prestatore di lavoro, sia o meno l’oggetto principale del rapporto. 

4. Tutela del lavoratore/inventore 

L’art. 119 del D. Lgs. 30/2005 stabilisce che L’Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica  l’esattezza della designazione dell’inventore o dell’autore, né la legittimazione del richiedente,  fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Pertanto, dinanzi al  predetto ufficio, si presume che il richiedente sia titolare de diritto alla registrazione oppure al brevetto  e sia legittimato ad esercitarlo (art. 119, D. Lgs. 30/2005). Come detto, l’inventore potrebbe  spogliarsi del diritto di chiedere il brevetto, nel caso in cui alieni l’invenzione, ma non può essere  privato della paternità della stessa. Il diritto morale sull’invenzione può essere fatto valere di fronte  alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale o della Corte d’appello competente per  territorio.  

Dinanzi alla medesima autorità giudiziaria il lavoratore, anche se è dipendente di un’amministrazione statale, può domandare il riconoscimento del diritto all’equo premio di cui all’art. 64, comma 2, del  D. Lgs. 30/2005 nonché al canone o al prezzo – nel caso di invenzioni occasionali – di cui al comma  3 del medesimo articolo. Se non si raggiunga l’accordo circa l’ammontare degli stessi, il giudice  deferisce la determinazione dell’ammontare a un collegio di arbitratori, composto di tre membri,  nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal  Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d’opera esercita  abitualmente le sue mansioni. Il collegio deve procedere con equo apprezzamento. Se la  determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice. 

Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della  sussistenza del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l’esecutività della  sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull’accertamento del diritto.  

di Giorgia Andriani